지적재산권 로열티의 유동화
본고에서는 외국에서 성행하고 있는 저작권·특허권 등의 지적재산권을 대상으로 한 ABS 사례를 알아보고 그 구조화 및 법적인 문제점을 살펴보고자 한다. 이러한 지재권의 유동화는 현재 프라이머리 CBO 등 재원조달수단의 확충에 부심하고 있는 하이테크 벤처기업은 물론 대외수출에 눈을 돌리고 있는 국내 연예산업의 주요 관심사항이 될 것으로 보인다. 본고의 작성에 있어서는 일본 國際商事法務 2000.6월호에 실린 논문 "地球に落ちてたロイヤルティ-證券化"를 많이 참고하였다.
1. 외국의 로열티 유동화 사례
가. '컬쳐 본드'의 등장
1997년 2월 영국 출신의 록 가수 데비드 보위가 자신의 음반 로열티를 대상으로 만기 15년 짜리 유동화증권(이를 "Bowie Bonds"라 부름)을 총 55백만달러 어치 발행하였을 때 시장관계자들은 전설적인 록 스타의 1976년작 이름(The Man Who Fell to Earth)을 따 "지구로 떨어진 증권"이라 불렀다. 그 뒤를 이어 미국의 드림 워크스 영화사, 모타운사의 작곡가단체, 영국의 로드 스튜어트, 아이언 메이든 등이 저작권 로열티를 유동화하는 데 성공하였다. 이들의 성공으로 유명 패션 디자이너의 상표권, 하이테크 기업의 특허권 등 지적재산권 전반에 걸쳐 로열티를 증권화하는 것이 추진되었다. 1998년 9월에 선보인 레드 제플린의 ABS 채권은 아시아 지역에서의 음반 수요 부진으로 실패로 끝났지만 새로운 자금조달원으로서 주목을 받았다.
이러한 지재권은 비교적 환금성이 떨어지는 문화적·기술적 자원에 관한 것이지만, 로열티 수입을 합리적으로 예측할 수만 있다면 다른 유동화 대상자산과 마찬가지로 증권화할 수 있는 것이다. 종래 이러한 종류의 로열티 수입은 그 불안정성으로 인하여 위험도가 높은 것으로 의구심을 자아내었다. 그러나 이미 확고한 명성을 확립한 작품에 대한 권리를 대상으로 다양한 신용보강조치(credit enhancement)를 취하고 신용평가기관으로부터 투자적격 평가를 받는다면 투자대상에서 제외할 필요가 없을 것이다.
나. 로열티 유동화의 요건
지재권 로열티를 증권화하는 것은 일반 자산을 유동화하는 것과는 여러 모로 차이가 있으므로 다음 사항에 유의하여야 한다.
첫째, 대상자산이 되는 저작권, 상표권, 특허권 등의 지재권에서 나오는 로열티 수입이 과거로부터 오랜 기간에 걸쳐 안정적이어야 하며, 현금흐름(cash flow)이 확실하고 예측 가능하여야 한다. 그러므로 최근 우리나라에서 영화·음반을 제작하기 전에 그 흥행의 성공 여부에 관계없이 네티즌 펀드를 모집하는 것은 이와 성격이 다르다. 대상이 되는 작품이 이미 확립된 평가를 받고 과거의 실적(track records)에 비추어 장래의 현금흐름을 합리적 확실성을 갖고 예측할 수 있어야 하므로 오직 성공한 작품·기술만이 ABS 대상이 될 수 있다. 그 성공 여부는 발표후 5∼8년 이상, 경우에 따라서는 20년은 되어야 판단할 수 있다고 본다.
둘째, 아티스트, 저작권자, 특허권자 등 지재권 보유자가 그 대상이 되는 일련의 작품·기술에 대하여 국내 및 국제적으로 권리를 확실히 보유하고 있어야 한다.
셋째, 저작권자가 레코드 회사 또는 음악출판사와 장기 라이센스 계약, 레코딩 계약 등 기본계약을 체결하고 이들 라이센시(licensee)의 신용도가 좋아야 한다. 보위 채권의 경우 저작권자인 데비드 보위 자신이 초기의 25개 앨범에 대해 EMI 레코드사와 15년에 걸친 전속 라이센스(distribution license) 계약을 맺고 있었다. 특허권의 경우에도 당해 특허권의 실시권자가 매출규모가 상당한 유수의 기업이어야 할 것이다.
넷째, ABS 결과로 발행되는 증권이 투자 리스크를 줄이고 좀더 나은 신용등급을 받기 위해서는 다른 자산유동화와 마찬가지로 진정한 매매(true sale) 요건을 갖추어야 한다. 그밖에도 자산양도에 따른 대항요건(perfection) 구비, 유동성 충당금(reserve fund)의 적립, 초과 로열티의 풀링, L/C·보험 등의 신용보강수단을 강구할 필요가 있을 것이다.
다섯째, 로열티 채권을 유동화하는 것은 그 내용을 소수의 투자자만이 이해할 수 있으므로 지명도가 높은 작품이나 기술을 제외하고는 공모 발행하기에는 부적합하며, 대부분 사모(private placement)로 발행되고 있다.
2. 로열티 유동화의 구조
지재권에서 나오는 로열티를 유동화하는 것은 다른 ABS의 구조화(structuring) 사례와 크게 다르지 않다. 무엇보다도 대상이 되는 지재권의 로열티 채권을 증권화하기 위해서는 특수목적기구(SPV)에 이를 양도하고 대항요건(perfection)을 구비해야 한다.
자산보유자의 파산으로부터 절연(bankruptcy remote)을 확보하기 위하여 다단계 구조(two-tier structure)를 취하는 경우가 많다. 자산보유자는 일차로 대상자산을 자회사(SPV1)에 진정한 매매로 양도하였다가, 자본관계가 독립되어 있는 SPV(SPV2)에 다시 양도함으로써 SPV2가 투자자들을 상대로 증권을 발행하게 되는 것이다. 이러한 복층구조를 취하는 것은 1단계 SPV1에 대하여 법적으로 진정한 매매(true sale)의 형식을 취하고, 2단계 SPV2에 대하여는 자산보유자와의 실질적 연결(substantive consolidation)을 피하기 위한 것이다. 그러므로 제2단계의 SPV2앞 양도는 진정한 매매가 아니어도 된다. 다시 말해서 SPV2의 증권발행 전에 담보부 대출 형식으로 미리 자금을 빌리는 것도 가능하다.
미국에서는 SPV 단계에서의 이중과세(double taxation)를 회피하기 위해 SPV2가 그랜터 트러스트(grantor trust) 또는 조합(partnership)의 형태를 취하는 것이 일반적이다. 자회사인 SPV1은 채권을 완전히 상환한 뒤 모회사인 자산보유자에 대하여 잔여재산을 배당하거나 흡수합병되는 것이 보통이다. 진정한 매매(true sale)와 유동화증권의 상환가능성을 확보하기 위하여 로열티 수입 중에서 채권 원리금을 지급하고 남는 것은 초과담보(overcollateralization)로서 SPV에 적립해두기도 한다.
3. 로열티 유동화의 메리트와 리스크
가. 자금조달수단의 다양화 및 코스트 절감
저작권 로열티를 유동화하기 전에는 아티스트들이 자금을 조달할 수 있는 길은 금융기관에서 대출을 받거나 레코드사·음악출판사로부터 전도금을 받는 것이 고작이었다. 전자는 지재권 담보대출로서 담보가치를 평가하기 어렵고 담보비율도 낮게 책정하는 것이 보통이므로 아티스트가 손에 쥐는 돈은 극히 미미했다. 더욱이 리스크가 크다 하여 대출금리도 높고 기간도 단기로 하게 마련이었다. 후자는 레코드사·음악출판사가 전도금을 취급할 때 높은 취급수수료를 미리 떼고 레코드·악보 판매 이외의 부수적 수입을 올려야 하므로 실질 금융코스트는 20%가 넘는 수준이었다.
그러나 로열티 채권을 유동화하는 것은 통상 대형 레코드사와 같은 라이센시의 신용에 의존하므로 금융 코스트가 크게 떨어진다. 앞에서 소개한 보위 채권의 경우 표면금리가 7.9%였는데 수수료를 감안한 올인 코스트도 10% 내외에 그쳤다.
나. 지적재산권의 계속 보유
로열티 채권을 유동화하는 것은 대상자산인 작품·기술에 대한 권리를 처분하지고 않고도 자금을 조달할 수 있기 때문이다. 어느 지재권이나 그 교환가치를 취득하려면 당해 권리를 양도하지 않으면 안될 것이다. 그러나 일신전속적인 저작권, 특허권 등의 지재권은 양도를 하면 본래의 가치를 상실하는 경우가 많으므로 로열티만 증권화하고 지재권은 계속 보유하면서 자금을 조달하는 것이 바람직하다. 이 경우 아티스트는 새로 조달한 자금을 가지고 무명시대의 작품에 대한 권리를 다시 사들이거나 재투자를 통하여 리스크를 관리할 수 있다. 뿐만 아니라 자기 작품을 계속 보유함으로써 미디어의 다양화, 국제화로 인한 채권상환 후의 장래가치상승에 따른 이익을 향유할 수도 있다.
또 아티스트가 갑자기 죽었을 때 상속세 문제가 발생하는데 이 경우 세금을 납부하기 위해 유족이 작품 리스트를 처분해야만 하는 사태도 미연에 방지할 수 있고, 생전에 아티스트 자신이나 친족의 생활비에 충당할 수 있을 것이다.
특히 아티스트는 SPV에 대하여 상환의무가 없으므로(non-recourse) 채권상환 자금이 부족하더라도 다른 자산을 급히 처분할 위험이 없으며, 자기 작품이 장래에 진부화되어 가치가 떨어지는 것도 피할 수 있다.
작품에 대한 권리를 매각할 경우 미국에서는 매각익에 대하여 50% 내외의 세금이 과세되는데 로열티를 증권화할 경우에는 세법상으로 담보부 대출로 취급되어 리스 로열티 소득에 대한 과세로서 조세의 이연적 효과를 누릴 수 있다. 또한 증권에 대한 이자는 손금으로 산입하게 된다.
다. 투자 리스크의 관리
로열티 채권을 유동화한 증권상품에 투자하는 경우 자산보유자가 법인이 아닌 개인인 경우가 많아 파산신청도 쉽게 이루어진다. 그러므로 이에 대비하여 진정한 매매, 대항요건 구비 등 만전을 기하도록 한다.
특히 아티스트 개인의 이미지와 행동이 작품의 인기, 레코드 판매를 크게 좌우하는 경향이 있으므로 이러한 수입의 불안정성을 피하려면 신용도가 높은 레코드 회사와 라이센스 계약을 체결할 때 아티스트의 스캔들이 터지더라도 로열티의 지급을 정지하지 않는다는 확약서를 라이센시로부터 징구할 필요가 있다. 그밖에 제3자의 보증, 보험 등의 신용보강수단을 강구한다.
4. 법적 문제점
가. 대상자산의 無瑕疵性
증권화 대상자산은 작품 리스트에 대한 권리 및 레코드 회사 등에의 라이센스에 기한 로열티 채권이므로 증권화의 전제로서 이들 권리는 법적으로 아무런 제한이나 부담이 없어야(free and clear) 한다. 예컨대 저작권의 경우 원저작권 및 그의 이전 여부를 조사하고 저작권·라이센스 관련자산에 질권(lien)이 설정되어 있지 않은지 확인할 필요가 있다. 미국에서는 이러한 저작권을 어디에 등록해야 하는지 불명확하기 때문에 연방과 주정부에의 등록 여부를 함께 조사할 필요가 있다. 또한 로열티에 질권이 설정되어 다른 채권자가 우선 지급을 받게 된다면 유동화 자체가 불가능해지므로 라이센시로부터 로열티 지급정지원인이 되는 항변 및 반대채권의 포기각서(hell or high water waiver)를 받아놓도록 한다.
실무상으로는 지적재선권 및 그 라이센스 계약에 대하여 사전 실사(due diligence)를 하여 권리의 귀속, 라이센스 유효기간, 양도제한 등에 대하여 조사하고 만일 문제가 있으면 아티스트나 라이센시 등 관계자로부터 확인서, 포기각서 등을 징구해 둔다. 앞서 소개한 보위 채권의 경우 아티스트 작품의 일부가 현행 저작권법(1976 Copyright Act) 제정 이전에 창작된 것이라서 舊저작권법(1909 Copyright Act)을 적용할 경우에는 아티스트 본인이 사망하였을 때 그의 유족이 저작권의 갱신권을 주장할 가능성이 있다. 그래서 아티스트의 잠재적 상속인으로부터 포기각서를 징구하고 만일 아티스트에 알려져 있지 않은 상속인이 있는 경우에는 아티스트 생명보험계약 등으로 그 위험을 커버하는 방법을 취한다.
나. 진정한 매매
평소 로열티의 현금흐름에 채권자의 권리가 붙어 있지 않더라도 자산보유자의 파산시에는 로열티는 지재권과 함께 파산재단에 편입되고 자동정지(automatic stay)에 의하여 로열티 지급이 정지될 가능성이 있다. 이러한 사태를 피하기 위하여 자산보유자로부터 이러한 권리를 진정한 매매로써 SPV에 양도하고 대항요건을 갖추도록 한다.
진정한 매매(true sale)와 담보부 차입(secured borrowing)의 구별은 미국에서는 주법에 따라 결정된다. 뉴욕주나 캘리포니아주의 판례법에 의하면 당사자의 의도, 자금거래의 경제적 실질의 내용, 거래후 재산의 지배권 귀속 여부, 거래의 매체 내지 거래 자체의 법적 성질을 중시하고 있다. 이와 관련하여 법원은 SPV에 대상자산을 양도할 때 어떠한 용어를 사용하였는지, 당해 증권발행의 주안점이 대상자산의 質(quality)인지 아니면 아티스트의 신용도인지, 대상자산이 자산보유자의 다른 재산과 혼동되어 있는지 등을 검토하게 된다. 매매성을 인정받으려면 매매후의 자산에 부수된 이익 및 리스크가 매수인에 귀속되어야 하므로 로열티 스트림 중에서 증권보유자에게 지급한 후에 잔여부분이 자산보유자에게 되돌려(還流)지는 것은 바람직하지 않다.
진정한 매매의 요건을 갖추었더라도 문제가 되는 경우가 있는데, 예컨대 자산보유자가 양도자산 중 일정 비율의 이익을 보유하는 경우에는 그 한도 내에서 자산보유자의 파산재단에 편입된다. 자산관리(servicer) 계약이 파산신청시에 존재하는 경우 자산보유자의 동 계약상의 지위는 파산재단에 편입되어 파산관재인의 인수거절 대상이 된다. 채무자의 채무불이행시에 계약을 해제할 수 있다고 한다면 해제 대상이 되는 양도는 사기적 양도(fraudulent transfer)가 될 수 있음을 유의해야 한다.
파산신청전의 자산양도가 부인되지 않는 한 파산신청후의 양도자산에 기한 회수금에 대하여도 부인되지 않는다고 본다. 다만, 양도자산이 복수의 제3 채무자(라이센시)에 대한 집합채권인 경우 회수금이 파산신청전에 발생한 채권에 기한 것인지, 신청후의 채권에 기한 것인지 실무상 구별할 수 있도록 해야 할 것이다.
다. 실질적 연결의 회피
앞에서 말한 SPV1과 SPV2의 다단계 구조를 취하는 경우 진정한 매매의 상대방 SPV1는 완전한 자회사이기 때문에 파산법원이 이를 실질적 연결(substantive consolidation)로 보지 않도록 해야 한다. SPV1의 운영, 인사, 재무, 법무 면에서 독립성을 유지·확보하고 기존 채권자와의 사전교섭, 대항요건 구비 등을 통한 고지(notification)도 중요하다. 또한 파산관재인이 편파적인 양도(preferential transfer)로서 부인하지 못하도록 거래의 對價性을 갖추고 외부변호사의 법률의견서를 받아두도록 한다.
라. 미이행 쌍무계약
라이센서가 파산한 경우 라이센스 계약이 未履行 雙務契約(executory contract)에 해당하면 파산관재인이 그의 이행을 거절(cherry picking)할 수 있다고 보기 때문에 라이센시가 라이센스 수수료 전액을 지급했는지 여부에 관계없이 지재권의 사용수익을 일방적으로 박탈하는 것은 불공평하다. 이에 따라 미국의 경우 1988년 연방파산법에 제365조(n)항이 신설되어 채무자가 지재권 라이센스 계약의 라이센서인 경우 파산관재인이 라이센스 계약의 이행을 거절하더라도 라이센시는 계약이 해제된 것으로 보든가 아니면 파산신청 직전 시점을 기준으로 계약상의 권리를 계약기간 중에 보유할 수 있도록 하였다. 이 경우 파산신청 전의 계약에 기한 파산신청후의 채권회수는 부인 대상이 되지 아니한다.
자산보유자가 양수인에게 자산관리를 위탁한 경우 파산관재인이 미이행 쌍무계약으로서 인수를 거절할 수 있다. 따라서 실무상으로는 일정 사유가 발생한 경우 매수인의 재량으로 자산관리인을 대체 자산관리자(back-up servicer)로 교체할 수 있도록 하는 것이 보통이다.
마. 담보권 설정 및 대항요건 구비
지재권 로열티 채권을 양도하는 것은 미국 통일상법전(UCC Article 9)에 의하면 담보권설정(attachment) 절차를 거쳐야 한다. 따라서 담보계약서에 대한 서명, 담보권자의 對價 지급, 채무자가 담보물에 대한 권리를 보유할 것 등 세 가지 요건을 갖추어야 한다.
미국에서는 저작권(copyright) 등록을 연방저작권청(U.S. Copyright Office)에 해야 하는지, 관계 주의 주무장관(Secretary of State)에 해야 하는지 다툼이 있다. UCC는 州法이므로 주 당국에 등록할 것을 요구한다. 일부 주(예: 캘리포니아주)에서는 연방법 우선(preemptive) 원칙에 따라 반드시 연방저작권청에 등록하지 않는 한 대항요건을 갖추지 않았다고 보는 반면, 다른 주(예: 뉴욕주)에서는 주에 등록하는 것만으로는 충분치 않지만 라이센스 및 로열티 채권은 저작권 자체라기보다는 토지 매매에 따른 대금분할지급증서와 비슷한 것으로 보아야 한다는 입장을 취하고 있다. 그 차이점은 라이센스 및 로열티 채권을 저작권과 불가분의 일체의 것으로 보느냐 아니면 부수적인 권리에 불과하다고 보느냐 하는 것이다. 실무상으로는 연방과 주 두 군데 등록하는 것이 무난하다(이른바 "belt and suspenders"). 입법론상으로는 연방저작권청에 등록하는 것만으로 충분하다고 명확히 규정해야 할 것이다.
또한 양수인이 제3자에 대하여 우선권(priority)을 주장할 수 있으려면 대항요건(perfection)을 갖추어야 한다. 라이센스 계약을 기초로 ABS를 하는 경우 나중에 파산관재인에 의하여 부인("strong arm" power에 속한다) 당하지 않으려면 양수인인 SPV는 당해 지재권에 대하여 확실하게 대항요건(perfection)을 구비해야 한다. 구체적으로는 등록(filing), 점유취득(possession), 지배권(control)의 취득 등 세 가지 방법이 있다. 특허권, 상표권 등 법률상의 권리에 대하여는 저작권과 같은 다툼이 있지만 연방특허상표청(U.S. Patent and Trademark Office)에 등록을 하면 된다. 실무상으로는 저작권 라이센스 및 로열티 스트림에 대한 포괄적 담보권을 등록하는 동시에 양수인이 라이센스 서류 일체를 보관하는 방식을 취하고 있다.
주의할 것은 진정한 매매의 형식을 취하고 이러한 취지를 등록하면서 자산보유자 또는 그 관계회사가 계속하여 라이센스 수수료를 징수하는 경우 만일 징수금이 특정성을 상실하면 금전대상금(cash proceeds)으로서도 대항요건 상실하게 된다는 점이다. 미국의 판례법상 다른 자금과 동일한 계좌에 입금되어 혼합(commingle)되는 것만으로는 특정성을 상실하지 않지만, 만일 밑돌게 되면 그 한도내에서 특정성을 상실하게 되므로(期中 최저잔고 룰) 계좌의 잔고가 예입액을 하회하지 않도록 주의해야 한다.